In einer neuen Entscheidung des insbesondere für Markenrechtssachen zuständigen 1. Zivilsenates des BGH (Urt. v. 17.10.2013 – I ZB 65/12) hatte sich dieser im Zuge eines angestrengten Löschungsverfahrens mit der Rechtsbeständigkeit der Wort-Bild-Marke „test“ der Stiftung Warentest zu befassen.

Nach Auffassung des BGH reichte das von der Markeninhaberin eingeholte Meinungsforschungsgutachten (43% der Befragten sahen in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen) nicht für die Annahme aus, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt.

Zum Hintergrund: 


Das auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Zeichen „test“ wurde bereits im Jahr 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) u.a. für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen als Wort-/Bildmarke für die Stiftung Warentest eingetragen. Der Axel Springer Verlag hielt dieses Zeichen indes in Ermangelung einer hinreichenden Unterscheidungskraft bzw. aufgrund einer Freihaltebedürftigkeit für nicht markenrechtsfähig und beantragte die Löschung der Marke.

Das DPMA folgte dieser Rechtsauffassung und gab dem Löschungsantrag statt. Auf die hierauf angestrengte Beschwerde der Markeninhaberin hob das BPatG die entsprechende Löschungsanordnung auf. Der zwischenzeitlich angerufene BGH verwies nunmehr die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurück:

Nach der Auffassung des BGH hat das BPatG zu Recht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke „test“ für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft kann zwar durch Benutzung der Marke überwunden werden. Eben davon war das BPatG aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung „test“ und eines diesbezüglichen Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen. Im Gegensatz zum BPatG vertrat der BGH aber die Auffassung, dass das Ergebnis eines (im Jahre 2009 eingeholten) Meinungsforschungsgutachtens nicht ohne Weiteres für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, ausreicht.

Nach diesem Gutachten sahen nämlich (nach Bereinigung von Fehlzuordnungen) lediglich 43% der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen – dies reicht für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht aus. Da überdies die Stiftung Warentest das Zeichen bereits seit Mai 2008 nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, sei zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des BPatG über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 sogar noch weiter verringert hatte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbeaufwendungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichen demgegenüber für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil dem – und dies ist das Bemerkenswerte an dem Verfahren – gerade das Ergebnis des Meinungsforschungsgutachtens (als normalerweise zuverlässigstes Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrsdurchsetzung einer Marke) entgegensteht. Die Sache war daher an das BPatG zurückzuverweisen, um weitere Feststellungen zu treffen. Dort wird insbesondere noch zu klären sein, ob die Marke „test“ – wie zunächst das DPMA angenommen hat – im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden ist. Denn eine eingetragene Marke kann nur gelöscht werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Eintragung entgegen absoluter Schutzhindernisse eingetragen worden ist und bis zur Entscheidung über den Löschungsantrag auch keine Verkehrsdurchsetzung erlangt hat.

Quelle: BGH PM Nr. 175 vom 18.10.2013