Der BGH hat in einer nunmehr veröffentlichten Entscheidung aus dem April diesen Jahres (Urt. v. 02.04.2014 – I ZR 167/13) deutlich gemacht, dass bei vergleichender Werbung grundsätzlich auch fremde Marken genannt werden dürfen. Eine unlautere Rufausbeutung sei dagegen noch nicht darin zu erkennen, dass eine fremde Marke in einem Internet-Verkaufsangebot im Rahmen einer vergleichenden Werbung verwendet wird, um Kunden, die sich einer Suchmaschine bedienen, auf das eigene Produkt aufmerksam zu machen. Der Vorwurf einer unlauteren Rufausnutzung ist also erst dann begründet, wenn über die Nennung des Kennzeichens als solche noch zusätzliche (unlautere) Umstände hinzukommen.

Zum Hintergrund:

Die Klägerin stellt unter dem bekannten und seit geraumer Zeit als Marke geschützten Zeichen „Swirl“ Staubsaugerbeutel her; sie ist überdies Inhaberin verschiedener für Staubsaugerbeutel eingetragener Wortmarken wie z. B. „A 06“ oder „M 50“, die sie insoweit als Typenbezeichnungen benutzt. Die Beklagte vertreibt ihrerseits über ihrer Internetseite Staubsaugerbeutel und bewarb ihre Produkte unter Hinweis auf die funktionell vergleichbaren Produkte der Klägerin („ähnlich Swirl M 50“ u. ä.).

Die Klägerin erkannte darin sowohl eine Verletzung ihrer Markenrechte als auch eine unlautere Rufausnutzung und ließ die Beklagte anwaltlich abmahnen. Die Beklagte unterwarf sich jedoch nur eingeschränkt: Die Verwendung der beschreibenden Angabe „ähnlich SWIRL“ und der Zusammensetzung weiterer Marken sollte demnach dann nicht mehr von der strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung erfasst sein, wenn die „qualitative Gleichwertigkeit der Staubsaugerbeutel der Parteien nachgewiesen und die Produkte der Beklagten mit eigenen Marken bezeichnet seien“.

Eben dies ließ erstinstanzlich das sodann von der Klägerin angerufene Landgericht nicht als ausreichend gelten und verurteilte die Beklagte antragsgemäß zur uneingeschränkten Unterlassung. Nachdem auf die Berufung der Beklagten das Oberlandesgericht das erstinstanzliche Urteil aufhob und die Klage insgesamt abwies, blieb auch die von der Klägerin angestrengte Revision vor dem BGH erfolglos.

Zu den Gründen:

Nach Auffassung des BGH ist der beanstandete Internetauftritt der Beklagten als vergleichende Werbung marken- und wettbewerbsrechtlich zulässig.

Richtig sei, dass die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, eine Benutzung für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden darstellen würde. Auch läge, da die Beklagte die Wortmarken der Klägerin vorliegend in identischer Form und für Staubsaugerbeutel verwendet, für welche die Klagemarken geschützt sind, ein Fall der Doppelidentität im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor; zudem sei das Zeichen „Swirl“ auch eine bekannte Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Gleichwohl sei die Klägerin als Markeninhaberin aber nicht berechtigt, einem Dritten die Benutzung eines mit ihrer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung für den Fall zu verbieten, dass die Werbung im Einklang mit § 6 UWG steht: Nach Maßgabe von § 6 UWG (welcher der Umsetzung der Richtlinie 97/95/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG – nunmehr Richtlinie 2006/114/EG – dient) ist eine vergleichende Werbung nämlich grundsätzlich erlaubt.

Der Vorwurf einer unlauteren Rufausnutzung sei demnach nur dann begründet, wenn über die Nennung des Kennzeichens hinaus zusätzliche Umstände hinzukommen. So aber läge der Fall hier nicht: Die vergleichende Werbung der Beklagten sei nicht unlauter, da insbesondere die Merkmale des § 6 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 UWG nicht ersichtlich seien. Denn die in den Vergleich einbezogenen Waren der Beklagten und der Klägerin sind für denselben Zweck bestimmte Staubsaugerbeutel; auch die funktionelle Gleichwertigkeit sei im entschiedenen Fall eine wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaft der Waren der Beklagten.

Ebenso schied im Übrigen eine Unlauterkeit wegen Verwechslungsgefahr gem. § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG aus: Danach handelt unlauter, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt. Nach Auffassung des BGH hatte bereits das OLG zu Recht angenommen, dass der Gebrauch des Adjektivs „ähnlich“ in den Angeboten der Beklagten gerade unmissverständlich klarstelle, dass es sich nicht um Produkte der Klägerin handele, sondern um Erzeugnisse eines Wettbewerbers (insofern schied auch eine Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG aus).

Anmerkung: Das Verhältnis zwischen dem Recht der vergleichenden Werbung im Wettbewerbsrecht und dem Anspruchskatalog des Markenrechts ist noch nicht abschließend geklärt; es gibt insoweit in richtlinienkonformer Auslegung jedenfalls keine Subsidiarität. Der BGH spart sich in der vorzitierten Entscheidung eingehende Ausführungen hierzu. Die markenrechtliche Zulässigkeit der Benutzung im Rahmen vergleichender Werbung wird sich indes danach bemessen, ob im jeweiligen Fall eine „markenmäßige“ Benutzung die Funktionen der Marke beeinträchtigen könnten – wobei dann die Feststellungen zu den  Lauterbarkeitsgesichtspunkten (vgl. die Prüfung zur „Sittenwidrigkeit“ unter der Markenrechtsschranke des § 23 MarkenG) gemäß § 6 Abs. 2 UWG diese Prüfung quasi inzidenter vornehmen.

Quelle: BGH online